“權利要求不符合《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”是專利代理師在發(fā)明專利申請的審查過程中遇到的最常見的審查意見之一。在審查意見通知書中，審查員通常以區(qū)別技術特征被本領域對比文件公開且其在對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術特征在本發(fā)明中所起的作用一樣、或者認定區(qū)別技術特征為本領域的慣用技術手段或公知常識且其所能達到的技術效果是可以預見的為由來否定該發(fā)明的創(chuàng)造性。
實踐中，審查員通常會利用“三步法”來詳細評價獨立權利要求所要求保護的發(fā)明的創(chuàng)造性，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
審查員在進行第（2）步和第（3）步的判斷時，受到的主觀因素的影響較大。在審查實踐中，審查員通常過于關注發(fā)明的技術特征本身，而忽略了技術方案作為整體、其所要解決的技術問題以及所能實現(xiàn)的技術效果等方面，容易只從技術特征的角度出發(fā)，認為現(xiàn)有技術給出了將區(qū)別技術特征應用于最接近現(xiàn)有技術的技術啟示，因而得出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結論。
因此，在答復一些涉及創(chuàng)造性的審查意見時，代理人不僅可以考慮從發(fā)明的技術方案本身出發(fā)，還可以考慮從發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果等各方面出發(fā)，將發(fā)明作為一個整體來考慮現(xiàn)有技術是否給出將區(qū)別技術特征應用于最接近現(xiàn)有技術的技術啟示來進行答復，以便說服審查員接受權利要求的創(chuàng)造性，為申請人爭取到合適的權利要求的保護范圍。因此，技術領域、技術方案、技術問題和技術效果也是創(chuàng)造性答復中不容忽視的幾個方面。
我國《專利法》第二十二條規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。
《專利審查指南》進一步規(guī)定，判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見。如果要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是顯而易見的，則不具有突出的實質性特點；反之，如果對比的結果表明要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的，則具有突出的實質性特點。
此外，《專利審查指南》還規(guī)定了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見的第（3）步中，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。
判斷在現(xiàn)有技術中是否存在解決技術問題的技術啟示，需要以所屬領域的技術人員的視角，圍繞發(fā)明實際解決的技術問題在現(xiàn)有技術中去尋找相關的技術手段。在判斷現(xiàn)有技術公開的技術手段能否帶來解決最接近現(xiàn)有技術存在的技術問題的技術啟示時，應當從發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，結合技術領域和技術方案等來考慮區(qū)別技術特征在發(fā)明中所起的技術作用，由此判斷現(xiàn)有技術是否給出了解決該技術問題的技術啟示。
在現(xiàn)有技術客觀存在著某種技術問題的情況下，如果所屬領域的技術人員基于現(xiàn)有技術公開的信息能夠意識到解決該問題的現(xiàn)實需要，且對將區(qū)別特征應用于最接近的現(xiàn)有技術進行改進后能使相應的技術問題得以解決形成合理的成功預期，則意味著所屬領域的技術人員能夠產生改進最接近的現(xiàn)有技術的動機。
以下筆者結合幾個案例來就在創(chuàng)造性審查意見中關于“技術啟示”判斷時可從“技術問題”方面考量的一些探討。
所屬領域的技術人員能夠產生改進現(xiàn)有技術的動機的前提是能夠意識到技術問題的存在?？疾焖鶎兕I域的技術人員是否有動機改進現(xiàn)有技術，是指所屬領域的技術人員基于申請日以前的現(xiàn)有技術能否產生動機去進行改進，而不是在知曉了發(fā)明的技術方案之后，再去考慮現(xiàn)有技術是否存在進行改進的可能性，否則將陷入事后諸葛亮式的判斷誤區(qū)。在某些情況下，找到導致現(xiàn)有技術產生缺陷的技術問題或者確定該缺陷之所以存在的原因會成為解決技術問題的關鍵所在。案例一
在本案的權利要求1中包括：使用用于升高窗簾的期望范圍的提升力閾值來選擇最佳的提升輔助機構，其中，所述期望范圍包括用戶施加到鏈條以操作所述窗簾從而避免所述鏈條太容易拉動而導致在所述窗簾上產生過大動量的最小量提升力，其中，所述期望范圍包括所述用戶施加到所述鏈條以操作所述窗簾并減少由所述用戶拉動所述鏈條所施加的作用力的最大量的力。在審查意見中，審查員引用對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術并且認為：對比文件1公開了一種用于電動窗用品的自動控制方法，并具體公開了以下技術特征：電機驅動單元相當于提升輔助機構，每個電動卷簾可以包括馬達驅動單元(MDU)，馬達驅動單元可以被配置成響應于經由數字通信鏈路從系統(tǒng)控制器接收的數字消息來調整窗上用品織物的位置，在一步驟中，當測得的腳燭中的光照水平小于黑暗閾值時，系統(tǒng)控制器向MDU的控制電路發(fā)出命令，以將組中的電動卷軸遮陽簾移動到黑暗遮陽板位置，該位置可以是完全打開位置，在另一步驟中，當光照水平大于暗閾值但小于亮閾值，并且預測到直射陽光時（即，當太陽入射角小于90度時），系統(tǒng)控制器計算將穿透距離限制到期望的最大穿透距離的遮陽簾位置，并確定將穿透距離限制到期望的最大穿透距離的預測位置是否低于護目鏡位置（相當于使用用于升高窗簾的期望范圍來選擇最佳的提升輔助機構(LAM)）。對此，在答復審查意見時申請人進行了意見陳述：對比文件1僅涉及到電動窗簾包括電機驅動單元，該電機驅動單元用于改變窗簾位置。然而，對比文件1中所公開“期望的遮陽簾位置”與本申請的權利要求1中的“期望范圍的提升力閾值”完全不同，因此對比文件1并沒有提及到“期望范圍的提升力閾值”，更沒有提及本申請的權利要求1中的對“期望范圍”的進一步限定。對比文件1明確地記載了其目的在于可以自動控制電動窗簾，從而控制窗簾位置?；趯Ρ任募?的內容可以看出，對比文件1的技術問題為如何控制窗簾位置。然而，在本申請中，權利要求1所要求保護的技術方案實際所要解決的技術問題為如何選擇最佳的提升輔助機構來防止造成損壞。也就是說，對比文件1所要解決的技術問題完全不同于本發(fā)明所要解決的技術問題。因而，在對比文件1所記載的技術內容中，完全沒有公開甚至提及或暗示使用如本申請的權利要求1所要求保護的技術方案中的“期望范圍的提升力閾值”來選擇最佳的提升輔助機構。就此而言，申請人認為，在沒有閱讀本申請的申請文件的情況下，本領域技術人員基于對比文件1自身所記載的技術內容的是不會有任何動機或理由會將對比文件1所公開的技術內容修改成如本申請的權利要求1包含的技術特征所限定的那樣來“使用“期望范圍的提升力閾值”來選擇最佳的提升輔助機構”。基于以上分析內容，不管從所要解決的技術問題，還是為解決該技術問題所采用的技術手段來看，對比文件1都沒有提及或教導有關上述區(qū)別技術特征的任何內容，無法提供在其中進一步應用上述區(qū)別技術特征以期獲得如上所述本申請的權利要求1所要求保護的技術方案的任何啟示。本申請的權利要求1所要求保護的技術方案相比于對比文件1是非顯而易見的。此外，根據本申請原始提交的說明書的記載內容可以看出，在本申請的權利要求1所要求保護的技術方案中，通過采用上述區(qū)別技術特征，產生了如下有益效果：通過限定期望范圍的提升力的最小力和最大力來幫助提升，從而防止造成損壞。換言之，本申請的獨立權利要求1所包含的上述區(qū)別技術特征與其余技術特征在技術上相互關聯(lián)且相互作用，并且在功能上相互支持，作為整體為本申請的獨立權利要求1所要求保護的技術方案帶來了如上所述的有益的技術效果。鑒于上述，申請人認為，本申請的權利要求1所要求保護的技術方案具有突出的實質性特點和顯著的進步，符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，具備創(chuàng)造性。在上述案例的后續(xù)審查中，審查員接受了專利申請人的以上意見陳述，認定本專利申請的權利要求1的創(chuàng)造性（案例來源于真實案件但具體表述上有修改）。從上述案例可以看出，所屬領域的技術人員基于作為現(xiàn)有技術的對比文件1的公開內容，僅僅能夠意識到其所要解決的技術問題為如何控制窗簾位置，而并不關注如何防止造成損壞。在這種情況下，本領域技術人員在沒有閱讀本申請的技術方案的情況下，并不能夠意識到要為解決的技術問題“如何確定用于窗簾系統(tǒng)的最佳提升輔助機構，從而防止造成損壞”而采用區(qū)別技術特征，因此更不可能為解決該技術問題給出任何的技術啟示，這就意味著所屬領域的技術人員尚不具備改進該現(xiàn)有技術的動機。對使用本申請的技術手段來解決技術問題的必要性的判斷
現(xiàn)有技術的技術方案是由多個技術特征組成。在審查意見中，審查員傾向于將各個技術特征從技術方案中孤立出來，并且分別將各個技術特征與現(xiàn)有技術進行一一對比，找出本申請與現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征，然后再以區(qū)別技術特征被本領域其他對比文件公開且其在對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術特征在本發(fā)明中所起的作用一樣、或者認定區(qū)別技術特征為本領域的慣用技術手段或公知常識且其所能達到的技術效果是可以預見的為由來判斷現(xiàn)有技術給出了解決該技術問題的技術啟示。這樣的認定過程往往忽略了技術特征之間的相互關聯(lián)性即技術特征之間的結合本身，忽略了將技術方案作為整體并且結合技術領域、所要解決技術問題和所能實現(xiàn)的技術效果等來對發(fā)明的創(chuàng)造性進行總體判斷。對此，專利代理師在應對此類創(chuàng)造性審查意見的過程中，可以結合技術領域、技術問題、技術手段和技術效果等因素，綜合對現(xiàn)有技術所公開的技術內容是否能夠給出將區(qū)別技術特征結合到最接近現(xiàn)有技術以對其技術方案進行改進給出相應的啟示應結合技術問題等來進行分析。案例二
在本案的權利要求1限定的系統(tǒng)中，所述系統(tǒng)包括機器學習模塊，其中，所述機器學習模塊包括多個子模塊；其中，所述子模塊至少包括預測模塊、反應模塊和維護模塊；其中，所述預測模塊包括第一預測算法，所述第一預測算法被配置為基于第一組接收到的操作特征數據來產生指示第一機械故障的可能性的至少第一預測通知；其中，所述第一組接收到的操作特征數據包括來自第一機器部件的第一組電流和電壓數據；其中，所述第一預測算法模塊被配置為基于確定所述第一組電流和電壓數據內的第一測量數據點超過第一存儲閾值來確定所述第一機械故障的可能性（其中省略了在本文中不進行討論的特征）。在審查意見中，審查員引用對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術并且認為：對比文件1公開了如下技術特征：所述系統(tǒng)起動控制流程包括如下步驟：步驟1：labVIEW控制系統(tǒng)獲取電流傳感器的信號，檢測水泵工作電流是否超過極限值？如果是，轉步驟2；（結合下文，公開了“其中，所述預測模塊包括第一預測算法，所述第一預測算法被配置為基于第一組接收到的操作特征數據來產生指示第一機械故障的可能性的至少第一預測通知；其中，所述第一組接收到的操作特征數據包括來自第一機器部件的第一組電流；其中，所述第一預測模塊被配置為基于確定所述第一組電流數據內的第一測量數據點超過第一存儲閾值來確定所述第一機械故障的可能性”）。在答復審查意見中申請人陳述：本申請與對比文件1的區(qū)別技術特征為：所述第一組接收到的操作特征數據包括來自第一機器部件的第一組電流和電壓數據；其中，所述第一預測算法模塊被配置為基于確定所述第一組電流和電壓數據內的第一測量數據點超過第一存儲閾值來確定所述第一機械故障的可能性。對比文件1涉及一種帶故障檢測的遠程控制智能園藝灌溉系統(tǒng)及其控制方法。對比文件1公開了以下內容：所述系統(tǒng)起動控制流程包括如下步驟：步驟1：labVIEW控制系統(tǒng)獲取電流傳感器的信號，檢測水泵工作電流是否超過極限值？如果是，轉步驟2；否則，轉步驟3；步驟2：labVIEW控制系統(tǒng)發(fā)送信號控制水泵關閉，判定總電磁閥未開故障，labVIEW控制系統(tǒng)經GSM控制器向手機發(fā)送總電磁閥未開故障，結束；步驟3：labVIEW控制系統(tǒng)檢測水泵工作電流是否為零？如果是，轉步驟4，否則轉步驟5；步驟4：labVIEW控制系統(tǒng)發(fā)送信號控制水泵關閉，再發(fā)送信號控制總電磁閥關閉；labVIEW控制系統(tǒng)判定水泵起動失敗故障，labVIEW經GSM控制器向手機發(fā)送水泵起動失敗故障，結束；步驟5：labVIEW控制系統(tǒng)發(fā)送信號控制水泵關閉；再發(fā)送信號控制總電磁閥關閉。就此而言，申請人認為，盡管對比文件1公開了使用一系列傳感器，包括第一壓力傳感器、液位傳感器和電流傳感器，對比文件1公開的電流傳感器是用于檢測水泵的工作電流信號，并傳遞給labVIEW控制系統(tǒng)，labVIEW控制系統(tǒng)分析水泵是否正常工作，然而，對比文件1完全沒有公開或提及“電壓傳感器”、“電壓信號”或“電壓數據”，并且對比文件1也沒有公開或提及對電壓也按照本申請的權利要求1所限定的方式被監(jiān)測和利用以預測潛在的即將發(fā)生的故障。因此，對比文件1沒有公開本申請的權利要求1的所有技術特征。此外，在本申請中，根據本申請公開文本的說明書并且參考本申請的附圖可以看出，該示例性算法用于分析電流和電壓傳感器數據變化，并且本發(fā)明的系統(tǒng)可以使用電流傳感器數據和電壓傳感器數據來確定第一機械故障的可能性。然而，在對比文件1中，根據對比文件1說明書，電流傳感器用于檢測水泵的工作電流信號，并傳遞給labVIEW控制系統(tǒng)，從而labVIEW控制系統(tǒng)分析水泵是否正常工作。基于對比文件1的公開，對比文件1的系統(tǒng)使用電流傳感器就已經能夠分析水泵是否正常工作，不再需要使用電壓傳感器數據來分析水泵是否正常工作。也就是說，對比文件1沒有給出在對比文件1自身公開的內容的基礎上進一步應用電壓傳感器數據的任何啟示。因此，對比文件1沒有暗示或教導與本申請的權利要求1的上述區(qū)別技術特征相對應的任何內容，并且無法提供在對比文件1自身公開的內容的基礎上進一步應用上述區(qū)別技術特征的任何啟示。此外，申請人認為，本申請的獨立權利要求1所包含的上述區(qū)別技術特征與其余技術特征在技術上相互關聯(lián)相互作用且在功能上相互支持，并且作為整體為本申請的獨立權利要求1所要求保護的技術方案帶來了如上所述的以及如說明書所述的新的有益的技術效果：根據本申請的權利要求1的技術方案，能夠優(yōu)選地應用機器學習和其他數據分析工具來提供預測性分析，包括辨別維護模式、地理趨勢和環(huán)境趨勢；本發(fā)明的算法提供預防性、預測性和反應性的維護分析和通知；并且本發(fā)明的算法可以優(yōu)選地應用機器學習和其他數據分析工具來檢測維護模式、地理趨勢、環(huán)境趨勢，并提供對未來事件的預測性分析。鑒于上述，申請人認為，本申請的權利要求1所要求保護的技術方案具有突出的實質性特點和顯著的進步，符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，具備創(chuàng)造性。在上述案例的后續(xù)審查中，審查員接受了專利申請人提出的以上爭辯意見，認同了本專利申請的權利要求1相對于對比文件1的創(chuàng)造性（案例來源于真實案件但具體表述上有修改）。從上述案例可以看出，一方面，專利代理師對審查員將權利要求中的技術特征割裂出來、然后通過將現(xiàn)有技術的技術特征進行簡單拼湊和等同從而得出本申請的權利要求不具備創(chuàng)造性的結論這種認定方法提出了異議；另一方面，專利代理師從所屬領域的技術人員的角度論述了，基于現(xiàn)有技術對比文件1的內容判斷出，在對比文件1中已經使用技術方案解決了區(qū)別技術特征所要解決的技術問題，不再需要使用另外的技術特征來解決該技術問題，因此，在現(xiàn)有技術已經解決技術問題的基礎上，所屬領域的技術人員尚不具備應用該區(qū)別技術特征來改進該現(xiàn)有技術的動機。
以上，筆者根據對審查指南的理解并結合實踐提供了如何從“技術問題”方面來判斷是否存在技術啟示，從而增強創(chuàng)造性的說服力的一種思路。當然，關于“技術啟示”的答復策略并不局限于以上示例。例如，在答復策略中，還可以采用關于“結合存在技術阻礙”、“現(xiàn)有技術存在與結合區(qū)別技術特征相反/相悖的技術啟示”等的分析思路，在此不再贅述?？傊覀冎挥泻侠淼剡x擇恰當的答復策略，方能使申請人的利益得到合適的保護。參考文獻：
《審查指南2010》，知識產權出版社，中華人民共和國知識產權局，2010年1月。
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