商標(biāo)侵權(quán)糾紛中如何適用商標(biāo)先用抗辯
新聞來源:中國知識產(chǎn)權(quán)報
因認(rèn)為北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校(下稱啟航考試學(xué)校)與北京市啟航世紀(jì)科技發(fā)展有限公司(下稱啟航公司)在經(jīng)營活動中使用“啟航及圖”標(biāo)識與“啟航”文字,侵犯了其獲得許可獨(dú)占使用的第1985953號“啟航學(xué)校QihangSchool”注冊商標(biāo)(下稱涉案商標(biāo))專用權(quán),北京中創(chuàng)東方教育科技有限公司(下稱中創(chuàng)公司)將兩者訴至北京市海淀區(qū)人民法院,請求法院判令兩者停止侵權(quán)行為,并賠償其經(jīng)濟(jì)損失300萬元。
日前,根據(jù)北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的(2015)京知民終字第588號民事判決書,法院認(rèn)為啟航考試學(xué)校與啟航公司突出使用包含“啟航”文字的“啟航及圖”標(biāo)識與“啟航教育”“啟航”文字,侵犯了中創(chuàng)公司享有的涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。同時,綜合考慮涉案商標(biāo)的使用情況及知名度、中創(chuàng)公司取得涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的時間等因素,中創(chuàng)公司提出300萬元經(jīng)濟(jì)損失的主張缺乏充分的事實依據(jù)。
綜上,法院二審判決維持了原判,即判令啟航考試學(xué)校與啟航公司應(yīng)對經(jīng)營活動中商標(biāo)意義上使用“啟航考研”附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識,停止其他商標(biāo)意義上使用“啟航”文字的行為,同時賠償中創(chuàng)公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元。
據(jù)了解,貴陽市云巖區(qū)啟航英語培訓(xùn)學(xué)校(下稱貴陽啟航學(xué)校)為涉案商標(biāo)的權(quán)利人,中創(chuàng)公司經(jīng)貴陽啟航學(xué)校許可取得涉案商標(biāo)在英語四六級考試培訓(xùn)、考研培訓(xùn)、公務(wù)員考試培訓(xùn)領(lǐng)域的獨(dú)占使用權(quán)。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,在涉案商標(biāo)獲得核準(zhǔn)注冊后,啟航考試學(xué)校及啟航公司未經(jīng)權(quán)利人許可,在經(jīng)營活動中突出使用了“啟航及圖”標(biāo)識、“啟航”“啟航考研”“啟航教育”文字,侵犯了中創(chuàng)公司享有的涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。
但在該案涉案商標(biāo)申請注冊日前,啟航考試學(xué)校已經(jīng)在全國范圍考研培訓(xùn)領(lǐng)域使用“啟航考研”,并使之具有一定的知名度和影響力。據(jù)此,一審法院認(rèn)為中創(chuàng)公司無權(quán)禁止啟航考試學(xué)校在涉案商標(biāo)申請注冊后,仍在考研培訓(xùn)領(lǐng)域突出使用“啟航考研”,但可以要求兩被告對“啟航考研”附加適當(dāng)標(biāo)識。
同時,該案為侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛,盡管啟航考試學(xué)校字號為“啟航”,只要該校將“啟航”在企業(yè)名稱意義上進(jìn)行使用,非進(jìn)行顯著、突出的商標(biāo)意義上使用,則不論使用全稱,抑或簡稱,均不構(gòu)成對涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯,故中創(chuàng)公司提出的啟航考試學(xué)校在經(jīng)營活動中使用企業(yè)字號全稱、不得使用簡稱的訴訟請求,缺乏法律依據(jù)。
此外,綜合考慮貴陽啟航學(xué)校與啟航考試學(xué)校及啟航公司對涉案商標(biāo)的實際使用情況及知名度、中創(chuàng)公司取得涉案商標(biāo)權(quán)的時間等因素,一審法院判令啟航考試學(xué)校與啟航公司應(yīng)對經(jīng)營活動中商標(biāo)意義上使用“啟航考研”附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識,停止其他商標(biāo)意義上使用“啟航”文字的行為,并賠償中創(chuàng)公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元。
中創(chuàng)公司不服一審判決,向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。經(jīng)審理,二審法院終審判決維持了原判。
行家點(diǎn)評:
高天樂
北京方韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司法律部部長:該案二審判決具有一定的指導(dǎo)意義,體現(xiàn)了以下兩個特點(diǎn):
第一,目的解釋方法的適用。我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款對“原使用范圍”并無細(xì)化規(guī)定,但按照日常語言使用方式,能夠解讀為對在先使用人關(guān)于商品、標(biāo)識、主體、地域范圍的限定,其作為適用該條款的要件之一,應(yīng)當(dāng)具有實質(zhì)性的意義。即在文義解釋的方法之下,“原使用范圍”雖然不是十分具體但是有一個大致的輪廓。
該案中,二審法院認(rèn)定在先使用人的后續(xù)使用行為,主體上僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”;“商標(biāo)”及“商品或服務(wù)”應(yīng)與在先使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)“相同”或“基本相同”;但使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。關(guān)于使用規(guī)模的認(rèn)定,在文義解釋的層面確實有不同之處,也與實務(wù)和學(xué)界曾存在不同觀點(diǎn),裁判者是結(jié)合該條款的立法目的、商標(biāo)本身的特性以及經(jīng)營活動的特點(diǎn)等因素綜合作出的分析意見,并將相關(guān)文獻(xiàn)的部分內(nèi)容作為重要參考。
文義解釋的特點(diǎn)是將視角集中在語言上,是最為常見和易于接受的方法之一,但有時作出的解釋可能有違公正合理。目的解釋是指按照立法精神,根據(jù)具體案件,從邏輯上進(jìn)行解釋,即從現(xiàn)階段社會發(fā)展的需要出發(fā),以合理的目的進(jìn)行的解釋。同時,針對“原使用范圍”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)仍有待統(tǒng)一。
第二,注重法律解釋體系性。該案二審法院將爭議焦點(diǎn)歸納為我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款的適用問題,但并沒有僅僅局限在該法條本身,而是兼顧了我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條、反不正當(dāng)競爭法第五條第(二)項、《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款等規(guī)定,在證成的過程中呈現(xiàn)出體系性,避免了斷章取義和形式主義,具有一定的指導(dǎo)意義。
賈宏
浙江六和律師事務(wù)所律師:該案爭議焦點(diǎn)在于啟航考試學(xué)校、啟航公司使用“啟航考研”商標(biāo)的行為,是否屬于我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的情形。
我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款的立法目的是在商標(biāo)注冊的基本原則之外,保護(hù)那些雖已在先使用但未注冊的商標(biāo)使用人的權(quán)益,賦予其在符合法定條件下在一定范圍內(nèi)繼續(xù)使用該未注冊商標(biāo)的權(quán)利。適用該條款時,需考慮以下要件:第一,該在先商標(biāo)使用人先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo);第二,通過在先使用人的使用,使得該未注冊商標(biāo)具有一定的知名度,相關(guān)公眾在商標(biāo)標(biāo)識與所使用的商品或服務(wù)之間產(chǎn)生了對應(yīng)聯(lián)系;第三,該在先使用人在原使用范圍內(nèi)使用該商標(biāo)。
對于“原使用范圍”的含義,我國現(xiàn)行商標(biāo)法并無明確規(guī)定,故需結(jié)合商標(biāo)的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號,其價值來源于在經(jīng)營活動中的實際使用。通過在先使用人的經(jīng)營,使得該商標(biāo)承載了一定的商譽(yù),在商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系,這種通過使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識與商品之間的聯(lián)系,是法律需要予以保護(hù)的。因此,就“原使用范圍”而言,首先需要分析的是通過在先使用人的使用,在哪些商品上已經(jīng)使得商標(biāo)與商品之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系,并形成了固定的消費(fèi)群體,然后在這個基礎(chǔ)上確定“原使用范圍”。而不應(yīng)只從在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規(guī)模方面對“原使用范圍”進(jìn)行界定。
具體到該案,首先,啟航考試學(xué)校早于涉案商標(biāo)注冊人及中創(chuàng)公司在考研等教育服務(wù)上使用“啟航”商標(biāo);其次,通過啟航考試學(xué)校對“啟航”商標(biāo)的持續(xù)性使用,使得該商標(biāo)在涉案商標(biāo)申請注冊日前,在考研服務(wù)上已經(jīng)具有一定影響,相關(guān)公眾已經(jīng)在“啟航”與考研服務(wù)之間建立起了一定的聯(lián)系;再次,啟航考試學(xué)校、啟航公司在獲準(zhǔn)注冊涉案商標(biāo)后,并未超出考研服務(wù)使用“啟航”商標(biāo),可以認(rèn)為其是在“原使用范圍”內(nèi)使用該商標(biāo)。綜上,可以認(rèn)定啟航考試學(xué)校、啟航公司對“啟航”商標(biāo)的使用符合我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定,不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
該案二審判決與我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款的立法目的相吻合,就“原使用范圍”的闡釋尤為精彩,對理解與適用該條款較具有指導(dǎo)意義。