新聞來源：新華網(wǎng)

   裁判要旨

　　商標法第五十九條第三款規(guī)定先用抗辯的適用要件為：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應(yīng)早于商標注冊人對商標的使用行為；（3）該在先使用的商標應(yīng)具有一定影響；（4）被訴侵權(quán)行為系他人在原有范圍內(nèi)的使用行為。在適用要件（2）時應(yīng)將在先使用人的善意作為重要考量因素；對于要件（4）“原有范圍”的理解，應(yīng)考慮商標、商品或服務(wù)、使用行為及使用主體等要素。

　　案情

　　本案涉案商標為第1985953號“啟航學(xué)校Qihang School”商標，其申請日為2003年4月7日，核定使用服務(wù)為第41類學(xué)校（教育）等。原告中創(chuàng)公司為涉案商標的獨占被許可使用人。被告北京市海淀區(qū)啟航考試培訓(xùn)學(xué)校（簡稱啟航學(xué)校）及北京市啟航世紀科技發(fā)展有限公司（簡稱啟航公司）在其開展的教育培訓(xùn)、網(wǎng)站宣傳等服務(wù)上使用了與涉案商標相近似的“及SAILING啟航”（簡稱“啟航及圖”）“啟航教育”“啟航考研”等標識。中創(chuàng)公司認為上述行為侵犯了中創(chuàng)公司享有的注冊商標專用權(quán)，訴至法院。

　　被告啟航學(xué)校成立時間為1998年，被告啟航公司成立于2003年。在涉案商標申請日之前，被告啟航學(xué)校已開始使用“啟航”商標，并具有一定知名度，該使用行為處于持續(xù)狀態(tài)。啟航公司系啟航學(xué)校的關(guān)聯(lián)公司，其主要經(jīng)營活動在于為啟航學(xué)校的培訓(xùn)服務(wù)進行推廣。兩被告認為其行為符合商標法第五十九條第四款的規(guī)定，未構(gòu)成侵權(quán)。

　　此外，原告中創(chuàng)公司的主要股東之一曾是被告啟航學(xué)校及啟航公司的高級管理人員，離職后成立了中創(chuàng)公司，并從涉案商標注冊人處取得涉案商標使用權(quán)，在考研培訓(xùn)領(lǐng)域開始使用涉案商標。

　　裁判

　　北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理后，于2014年12月20日作出一審判決：一、啟航學(xué)校、啟航公司應(yīng)對經(jīng)營活動中商標意義上使用“啟航考研”附加適當(dāng)區(qū)別標識，停止其他商標意義上使用“啟航”文字的行為；二、啟航學(xué)校、啟航公司賠償中創(chuàng)公司經(jīng)濟損失5萬元及公證費1.5萬元；三、駁回中創(chuàng)公司的其他訴訟請求。

　　宣判后，中創(chuàng)公司不服，提起上訴。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2015年12月31日作出二審判決。該判決中雖認定原審判決存在錯誤，但因啟航公司及啟航學(xué)校均未提起上訴，故依據(jù)民事訴訟法規(guī)定，判決駁回上訴，維持原判。

　　評析

　　本案涉及新商標法五十九條第三款有關(guān)商標先用抗辯的具體適用問題。該條款是商標法修改后新增加的內(nèi)容，鮮有先例可循。本案在充分考慮商標先用抗辯的立法目的、立法背景的情況下，將該條款分為四個適用要件，并對每個要件進行了詳細分析：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應(yīng)早于商標注冊人對商標的使用行為；（3）該在先使用的商標應(yīng)具有一定影響；（4）被訴侵權(quán)行為系他人在原有范圍內(nèi)的使用行為。上述要件中，尤其值得注意的是第（2）、（4）要件。

　　在適用要件（2）時應(yīng)將在先使用人的善意作為重要考量因素。即便在先使用人的使用行為晚于商標注冊人，但只要其使用行為系基于善意，該行為亦符合第（2）要件。

　　對于要件（4）“原有范圍”的理解，應(yīng)考慮商標、商品或服務(wù)、使用行為及使用主體等要素。因在先使用人后續(xù)使用行為的合法性源于其在先的商標使用行為，因此，在后使用的商標及商品或服務(wù)應(yīng)與在先使用的商標及商品或服務(wù)相同或基本相同。因發(fā)放許可會使得在先使用人的經(jīng)營規(guī)模在短期內(nèi)達到較為迅速的增長，從而會對商標權(quán)人的利益產(chǎn)生較大影響，為平衡商標權(quán)人與在先使用人之間的利益，使用主體應(yīng)限于在先使用人本人及在先已獲授權(quán)許可的被許可使用人，但在先使用人在后不得再發(fā)放新的許可。至于使用規(guī)模是否應(yīng)予限定，則主要需要考慮的是如對其進行限定，是否會影響在先使用人在后使用該商標的動機?？紤]到任何此類案件提起訴訟的時間與在先時間點之間均具有較長的時間間隔，而如要求在先使用人退回到該時間點的經(jīng)營規(guī)模勢必會影響在先使用人在后繼續(xù)使用的動機，故為使得該條款能夠為在先使用人提供實質(zhì)性的保護，法院認為對于在先使用人的在后使用規(guī)模不應(yīng)予以限定。

　　本案中，啟航學(xué)校的行為均符合上述四個要件。啟航公司的成立時間雖晚于涉案商標的申請日，但因啟航公司的經(jīng)營行為僅是為啟航學(xué)校的教育培訓(xùn)活動提供推廣服務(wù)，其并未實施新的教育培訓(xùn)等服務(wù)，據(jù)此，二者并非商標許可關(guān)系。在啟航學(xué)校的行為符合商標法第五十九條第三款的情況下，啟航公司的行為必然亦符合該條款的規(guī)定。

　　本案案號：（2014）海民（知）初字第27796號，（2015）京知民終字第588號

　　案例編寫人：北京知識產(chǎn)權(quán)法院 芮松艷